Se considera Uso de una Marca el fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación, productos y en su caso servicios que ostenten la Marca en cuestión. Lo anterior es establecido en el Artículo 387 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que además señala que dichas actividades no son limitativas, por lo que actividades análogas podrían considerarse dentro del concepto de Uso.
El Uso anterior de una Marca en México no es condicionante para la solicitud y otorgamiento de un registro, sin embargo el uso anterior puede declararse al llenar la solicitud de registro de marca. Dentro de la posibilidad de hacer la declaración de uso previo de una marca que pretende registrarse se crea una amplia puerta a cometer errores durante el registro, que pueden llevar a la nulidad del registro marcario.
Cuando se declara el uso anterior de una marca en el llenado de la solicitud, se debe considerar que dicho uso no será requerido de demostrarse durante el trámite de registro, puesto que la solicitud se considera llenada de buena fe y bajo protesta de decir verdad. Tan cierto es lo anterior que existen miles de marcas con un uso previo declarado anterior a su registro, y nadie hasta hoy les ha exigido que den prueba de ello.
El problema de llevar a cabo la declaración antes referida empieza cuando un Tercero promueve en contra de nuestro registro una Solicitud de Declaración Administrativa de Nulidad bajo el supuesto previsto por el Artículo 258 Fracción III de la Ley de la materia, en el que se prevé que se declarará la nulidad del registro de una marca cuando el Titular del registro no demuestre la veracidad de la primer fecha de uso declarada en la solicitud. El cliente en automático saltará a exigir una defensa que termine tajantemente con el procedimiento llevado en su contra, bajo el argumento de que es verdad la fecha de primer uso que declaró en su solicitud y como el que nada debe nada teme, puede hacerle frente a ese y otros temerarios procedimientos que inicien en su contra. Lo anterior es muy común, porque el cliente considera la realidad que él vivió, y en dicha realidad, él empezó a utilizar su marca por X número de años antes de registrarla, y ahora pretende una defensa sustentada en esa realidad. Esto se vuelve problemático debido a que muchas veces el primer contacto del cliente con un experto en Propiedad Industrial ocurre cuando ya lo están demandando, cuando el momento oportuno debió haber sido hace X número de años cuando quería iniciar su negocio distinguiéndose con alguna marca o al menos, hubiera sido preferible que el primer contacto ocurriera cuando tenía la intención de registrar su marca.
La defensa frente a las Solicitudes de Declaración de Administrativa de Nulidad sustentadas en la falsedad de la fecha de primer uso declarada por el Titular es bastante complicada si no existió una orientación legal experta previamente. La defensa debe atender una carga de probar del Titular sobre la veracidad de la fecha de primer uso que fue declarada en la solicitud. La manera en que se satisface dicha carga probatoria es con evidencia que permita demostrar que efectivamente se empezó a utilizar la marca en la fecha declarada en la solicitud.
De conformidad con el Artículo 333 de la Ley de la materia, en estos procedimientos se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que estén contenidas en documentos. Dicho precepto también menciona que se dará valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o su licenciatario, que estén relacionados con los hechos objeto de prueba.
De lo anterior debemos recabar los medios de prueba que sean posibles a la realidad de nuestro cliente, priorizando los siguientes: Facturas debidamente generadas; Fe de Hechos; Evidencia documental de campañas publicitarias que se llevaron a cabo dentro de un periodo que contemple la fecha de primer uso.
Las pruebas antes referidas son ideales para demostrar la fecha de primer uso, sin embargo en gran parte de los casos no existen estas evidencias. Muchas personas ejercen comercio informal y no facturan o facturan hasta mucho tiempo después de la fecha declarada; muchas personas no contratan a un fedatario público para que levante una Fe de Hechos sobre la operación de su negocio y el uso de su marca; muchas personas no guardan evidencia de sus campañas publicitarias o no realizan campañas publicitarias. Entonces, se vuelve imposible satisfacer la carga de la prueba a cargo del demandado.
Es vital para todo empresario, sobre todo cuando apenas va iniciando su vida comercial, se acerque con expertos en materia de Propiedad Industrial para recibir asesoría sobre la formación y protección de su portafolio de activos marcarios. Los abogados especializados en Propiedad Industrial son los profesionales que los empresarios deben buscar para poder recibir asesoría jurídica al respecto de sus marcas; otros profesionales relacionados con el tema marcario como las personas dedicadas al Marketing, Branding, Diseño Gráfico, Comunicación, etcétera, cuentan con un acervo de conocimiento y habilidades enfocadas y especializadas en otros aspectos del tema marcario, pero no son expertos en la protección y conservación de activos marcarios, como dice el dicho popular “Zapatero, a tus zapatos”. Este comentario se realiza con el respeto que nuestro despacho debe a estos profesionales, pues en ellos depende el desarrollo, evolución y crecimiento de las marcas de muchos de nuestros clientes.
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