¿POR QUÉ LA PROTECCIÓN DE MARCAS DEBE SER PARTE DEL PLAN DE NEGOCIOS DESDE EL DÍA UNO?

Introducción

Entre los errores más comunes que los emprendedores cometen al arrancar sus empresas es olvidarse de incluir en su plan de negocio la protección de sus marcas; lo anterior los lleva a escenarios futuros de incertidumbre, por haber creado un negocio con base en elementos distintivos de los cuales no se tiene exclusividad.

La protección de marcas en el plan de negocios debe considerarse un elemento esencial, considerando que las marcas son los elementos que permitirán al consumidor distinguir entre un producto o servicio de entre todos aquellos que se ofrecen en el mercado, y posteriormente facilitar a la clientela repetir su compra o recomendar a otros dicho producto o servicio. En atención a esto, cobra relevancia para todo empresario incluir en su plan de negocios la protección de sus marcas, y con ello prevenir que toda inversión que hagan para el crecimiento de estas se pierda, por no contar con derechos de exclusividad sobre dichas marcas.

¿En qué consiste la protección de marcas?

La protección de marcas comprende todas aquellas acciones de carácter preventivo que otorgan seguridad jurídica al empresario respecto de las marcas que usa o planea utilizar en sus negocios.

Las marcas que están sujetas a un plan de protección facilitan el crecimiento reputacional de cualquier negocio, principalmente porque las acciones de protección constituyen cimientos sólidos para la empresa, en virtud de que se prioriza la obtención del derecho al uso exclusivo y que el ejercicio de este derecho previene el uso no autorizado, y la vigilancia del uso autorizado acorde a los estándares de calidad de cada empresa.

Estas acciones de protección de marcas son:

1.    Revisión de viabilidad de marca.

2.    Registro de marca.

3.    Uso correcto de marca.

4.    Celebración de contratos para controlar el uso de marca.

5.    Monitoreo de marca.

Revisión de Viabilidad de Marca

Esta revisión dentro de un plan de protección de marcas permite a las empresas identificar dentro de su proceso creativo para la generación de signos distintivos, cuáles de estos tienen mayor posibilidad de ser registrados como marca, y con ello obtener el derecho al uso exclusivo de estos.

La revisión de viabilidad de marca consiste en el análisis de técnico jurídico que se aplica a un signo distintivo con respecto a los impedimentos que nos establece la Ley para el registro de marcas. Podemos identificar al menos 23 impedimentos legales dentro de la Ley Federal de Protección a la propiedad Industrial para el registro de marcas. La revisión debe ser exhaustiva con respecto a cada uno de estos impedimentos, verificando que los mismos no se actualicen con respecto al signo distintivo que se pretende registrar como marca.

Un error muy común que cometen los empresarios es limitarse a revisar dentro de la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que no existan registros de marca idénticos al signo distintivo que pretenden registrar. Este error se comete de forma muy regular por empresarios que deciden realizar los registros de sus marcas ellos mismos o que recurren a asesores no especializados en materia de propiedad intelectual.

Registro de Marca

Una vez que se realiza la revisión de viabilidad de marca de forma correcta, y que se determinan buenas posibilidades para intentar el registro, lo que debe seguir es, iniciar con el trámite de registro de la marca. El objetivo de este registro es la obtención de derechos exclusivos sobre la marca; lo anterior resulta es indispensable en un plan de protección de marcas.

El registro de marca se realiza mediante el ingreso de una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La solicitud que se ingrese deberá ser elaborada con el debido cuidado y diligencia, de preferencia a través de un abogado especialista en propiedad intelectual, procurando en todo momento que los datos que sean fijados en la solicitud sean correctos, sean acordes a la estrategia de negocios de la empresa con relación a la marca y no existan errores que lleven a que el título de registro que se obtenga de dicha solicitud sea susceptible a ser invalidado por algún tercero.

El resultado esperado del trámite de una solicitud de registro de marca es la obtención de un título de registro de marca. Este título es el respaldo que tendrá el empresario para hacer valer su derecho al uso exclusivo de la marca. El título de registro de marca será el documento legal que sirva de base en el plan de protección de marcas, para efecto de proteger la vigencia de sus derechos, poder celebrar contratos, y poder ampliar el mercado en el cual se comercialicen productos o servicios con las marcas que fueron registradas.

Uso Correcto de Marca

“Las marcas deben ser utilizadas tal cual fueron registradas” esta es la regla que deben atender todos los titulares de marcas registradas, para efecto de evitar caer en infracciones y crear situaciones de riesgo que los lleve a perder sus registros.

El carácter distintivo de la marca fue el elemento esencial que permitió que se pudiera registrar; al momento en que un titular cambia elementos de su marca puede estar cambiando su carácter distintivo, y si se empieza a usar el signo marcario con modificaciones, puede considerarse que no hay un uso real de la marca que fue registrada y en consecuencia, el registro que alguna vez se obtuvo se vuelve susceptible a ser caducado.

Es por esto, que contar con un plan de protección de marcas, y un encargado de su vigilancia cobran gran importancia, puesto de ellos dependerá no solo la obtención de los registros de aquellos activos marcarios relevantes para el negocio, sino también el mantenimiento de su vigencia.

Celebración de Contratos para Controlar el Uso de Marca

Una vez se tiene el registro de una marca, se abre un abanico de oportunidades, que facilitarán el crecimiento y expansión de cualquier negocio. Entre las posibilidades que emergen después de lograr el registro de marca, se encuentran las licencias y las franquicias.

Las licencias son contratos por los cuales, un titular de un registro de marca autoriza a un tercero el uso y explotación de su marca, a cambio de una contraprestación económica. Por otro lado, las franquicias son contratos en los que un titular de un registro de marca autoriza a un tercero el uso y explotación de su marca, y además de le concede el know-how de su negocio en forma de capacitaciones y/o manuales de operación, para efecto de que el tercero (franquiciatario) pueda replicar el negocio del titular (franquiciante), a cambio de esto el franquiciatario debe pagar una contraprestación económica.

Ambos contratos facilitan la creación de modelos de negocio que solo son posibles teniendo el registro de marca. Haciendo un correcto uso de estos modelos de negocio se puede conseguir una expansión de la marca en el mercado, puesto que los licenciatarios y franquiciatarios con su inversión de tiempo y dinero, facilitan la apertura de nuevos establecimientos y con ello un mayor alcance de consumidores.

Un buen plan de protección de marcas contempla la realización correcta de los contratos que permiten estos modelos de negocio, sin poner en riesgo la titularidad del registro o de los registros de marca involucrados.

Por otra parte, el plan de protección de marcas debe contemplar la seguridad de los activos de propiedad intelectual en toda clase de contratos que se celebren a lo largo de la vida del negocio del empresario, y que en ningún caso se deje a la deriva la correcta regulación de las partes contratantes con respecto a dichos activos.

Monitoreo de marca

El monitoreo de marca dentro de un plan de protección de marcas consiste en tener perfectamente definidas las acciones que se deben llevar a cabo de forma recurrente para comprobar la existencia de riesgo de infracciones que perjudiquen al titular del registro de marca, la existencia de solicitudes que pretendan invadir o usurpar registros, la existencia de violaciones a contratos con relación a los activos marcarios, la identificación oportuna de conductas dentro del propio negocio que puedan llevar a la perdida de registros marcarios.

El monitoreo de marca también debe contemplar un calendario con las fechas en que deban efectuarse acciones de mantenimiento de los registros, y los vencimientos y prórrogas posibles para dichas acciones. Un buen monitoreo permitirá tener control sobre el uso y mantenimiento de la marca en todo momento.

El Error de Dejar el Plan de Protección de Marcas para Después

Es muy común que los emprendedores y los startups centren su atención en aspectos financieros y operacionales al arrancar su negocio, esto no tiene nada de malo, sin embargo, se comete un grave error cuando únicamente el enfoque es exclusivo en estos puntos y se dejan de lado aspectos tan relevantes como son la protección legal, incluyendo en esta el plan de protección de marcas.

La falta de atención en el aspecto jurídico del negocio atrae al empresario problemas en el corto, mediano y largo plazo, puesto que se coloca en una situación de incertidumbre respecto de sus derechos y obligaciones. Hablando exclusivamente de la falta de plan de protección de marcas, al corto plazo la falta de esta planeación llevaría a que el empresario opere sin exclusividad sobre sus signos marcarios, en un entorno donde fácilmente podría ser objeto de imitación o usurpación de la identidad de su negocio, sin que pueda ejercitar ninguna acción legal en contra de los culpables, lo que llevaría a que su imagen comercial empiece a desarrollarse sobre una base inestable sin credibilidad porque no habrá un estándar de calidad respecto de lo que produce y comercializa el empresario de los usurpadores, además de que la imagen comercial del empresario podría ser usada para la comisión de actos ilícitos como el fraude. Por otro lado, en el corto plazo, el empresario sin estar consciente de ello podría estar incurriendo en infracciones de otros derechos de propiedad intelectual, por no haber revisado siquiera la viabilidad de los signos que estaría usando en su establecimiento, redes sociales y sitio web.

A mediano plazo, la falta de un plan de protección de marcas producirá que esos terceros que iniciaron usurpando a los empresarios en cuanto a su imagen, ahora puedan ostentarse como titulares de las marcas que no fueron registradas oportunamente y podrán iniciar contra los empresarios procedimiento de infracción que pueden traer consecuencias económicas importantes por las multas y por los montos de indemnización por uso indebido de marca registrada. En este mismo tiempo, el empresario ya habría invertido sumas importantes de dinero en crecer una imagen comercial que no tiene sustento jurídico, por lo que todo ese dinero que se emplearía en branding y marketing puede perderse sin dar beneficios al empresario.

A largo plazo, si el empresario sobrevive para este tiempo, tendría severos problemas de expansión y crecimiento, puesto que no tendría acceso a modelos de negocio como las licencias o las franquicias, y dentro de sus propias relaciones siempre existiría el riesgo de que alguien usurpe elementos de identidad comercial del negocio del empresario.

Si se deja el plan de protección de marcas para después, el empresario se expone a un crecimiento frágil y lleno de riesgos que tarde o temprano cobrarán altos costos. En materia jurídica, es sumamente aplicable la frase “lo barato sale caro”, y aún más aquello que aparenta no tener costo, como lo es la decidía que lleva a dejar al último el registro de la marca principal del negocio; esta postergación, aparentemente barata, trae una factura muy alta cuando se afrontan las consecuencias de un procedimiento de infracción marcaria o un procedimiento penal por el delito de imitación de marcas.

¿Qué Ventajas Ofrece la Protección de Marcas desde el Inicio?

Integrar al plan de negocios la protección de marcas, trae múltiples beneficios:

1.    Se tiene seguridad jurídica desde el principio, desde que se revisa la viabilidad de las marcas que se pretenden utilizar el empresario, se previene la comisión de infracciones; al registrar la marca se obtiene la seguridad de que se cuenta con el derecho al uso exclusivo, y que se puede defender este derecho de terceros que hagan uso no autorizado de la marca o de marcas que sean semejantes.

2.    Se protege la inversión que se realice para el crecimiento de la marca, y con ello que este crecimiento represente en un aumento en el patrimonio del empresario, no solo porque el negocio este prosperando, sino también porque la marca en sí misma va a aumentando su valor.

3.    Se fortalece la imagen de la empresa, por exponer sus productos con una marca que se ostenta registrada, y por lo tanto se logra una importante diferenciación en el mercado, por la formalidad que refleja tener una o varias marcas registradas; siendo que en muchas grandes bodegas cómo Liverpool, Palacio de Hierro, Sears y en plataformas de comercio electrónico como Amazon, es un requisito tener la marca registrada para poder entrar en estos.

4.    Se consigue escalabilidad porque se vuelve posible la celebración de contratos de Licencia, Franquicia y otros tantos que permiten hacer negocios donde el objeto involucre contar con el registro de marca. Las licencias y franquicias son modelos de negocio que permiten crecimientos exponenciales de las marcas, siempre y cuando se realicen de forma correcta.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Incluir la protección de marcas dentro del plan de negocios no es un lujo ni un trámite secundario: es una decisión estratégica que impacta directamente en la seguridad jurídica, el crecimiento comercial y el valor patrimonial de tu empresa. Desde el primer día, cada peso que inviertas en construir tu identidad comercial debe estar respaldado por derechos legales sólidos.

En Bespoke Consultoría Legal entendemos que cada marca cuenta una historia única. Por eso, diseñamos estrategias legales personalizadas para que tu marca esté protegida desde el inicio y puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio con tranquilidad.

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Autor: Licenciado Jonathan Melo

Especialista en propiedad intelectual, derecho corporativo y litigio.

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