¿El IMPI te notificó una anterioridad?

El señalamiento de una anterioridad por parte del IMPI durante el trámite de registro de marca es uno de los problemas más comunes que llegan a experimentar los solicitantes. En este artículo abordaremos más a detalle esta problemática y la forma en que debe ser atendida.


Una anterioridad es básicamente una marca que fue registrada o cuya solicitud fue presentada antes que la del solicitante a quien le están notificando este hecho, y que además la marca anterior, a criterio del examinador del IMPI, resulta idéntica o semejante en grado de confusión con la marca que el solicitante está intentando registrar.


¿Por qué es un problema que se señalen anterioridades durante el trámite de registro de una marca? La razón está claramente establecida en la fracción XVIII del artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que estipula:


"Artículo 173.- No serán registrables como marca:

...

XVIII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusión, a una marca en trámite de registro presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.


Quedan incluidos en este supuesto aquéllos que sean idénticos a una marca registrada o en trámite del mismo titular, que distinga productos o servicios idénticos;

..."


De la lectura de esta disposición tenemos claro que el problema de que el IMPI nos señale que existen anterioridades a nuestra solicitud de registro de marca, es que bajo este argumento el IMPI podrá negar el registro a la marca del solicitante.


Y si el IMPI señala una anterioridad ¿Ya no se puede hacer nada? Si, si se puede. Si es el deseo del solicitante obtener el registro de marca, más vale que no pierda la posibilidad de dar contestación al oficio que indique una anterioridad. Recomendamos siempre recibir asesoría previo a intentar contestar cualquier oficio del IMPI, ya que esto permite sentar bases para dar una respuesta bien argumentada.


Primero, hay que conocer los plazos que nos otorga la Ley para dar contestación a esta clase de oficios. Contamos con 2 meses y un prórroga de 2 meses más para poder dar contestación y hacer valer nuestro derecho.


Segundo, hay que saber qué contestar. Nuestro argumentos deberán versar básicamente en señalar las razones por las cuales consideramos que las marcas señaladas como anterioridades no resultan idénticas o semejantes en grado de confusión a la marca que pretendemos registrar. Los argumentos que se harán valer deberán sustentarse en siempre el derecho vigente, es decir en la ley y en los criterios judiciales aplicables al caso concreto. El hecho que el solicitante utilice estos instrumentos jurídicos permitirá crear argumentos sólidos que permitirán crear convicción en el examinador que resuelva la anterioridad. Por lo anterior es muy recomendado asistirse en todo momento de un abogado con práctica en la materia.


Tercero, habiendo dado contestación de la forma que hemos expuesto, sólo queda esperar la respuesta del IMPI a nuestro escrito; esta respuesta puede ser de dos posturas: otorgandonos el registro de la marca o señalando como impedimento de registro la identidad o semejanza en grado de confusión entre las anterioridades y la marca del solicitante.

¿Qué pasa si el IMPI nos señala el impedimento a pesar de que nuestros argumentos están bien sustentados? Esto requerirá emplear medios de defensa legal especializados, que consisten en impugnar la resolución mediante un recurso administrativo que resuelva la propia autoridad o mediante un juicio contencioso administrativo federal en el que resolverá un órgano judicial.


Al respecto de este tema, nuestra principal recomendación siempre será prevenir para que nuestra solicitud de registro de marca culmine con éxito. La prevención inicia desde que contemplamos una marca que nos gustaría emplear para distinguir nuestros productos o servicios; partiendo de que esta marca puede ser tradicionalmente un nombre, un logotipo o un nombre y logotipo juntos, debemos llevar a cabo las búsquedas fonéticas o gráficas respectivas, para efecto de determinar si existe alguna marca igual o parecida en grado de confusión con la que pretendemos registrar.


En caso de que encontremos alguna marca que sea idéntica a nuestra marca, que se encuentre registrada o en proceso de registro para distinguir la misma clase de productos o servicios, sabremos que el riesgo de señalamiento de anterioridad es muy alto, por lo que podría no ser tan buena idea intentarlo. Podría ser el caso en que existan anterioridades con similitudes, pero será importante previo a solicitar el registro, determinar el grado de semejanza y sí existe a un grado de confusión para el consumidor; la consideración de esta situación podría ser determinante en la obtención o no del registro de marca. Estos son algunos ejemplos, pero cada caso es distinto, por lo que recomendamos revisar la viabilidad de su marca con un abogado con práctica en la materia, para que tenga mayor claridad de su situación y de sus opciones.


Si tiene dudas acerca de este u otro tema, recuerde que tenemos la capacidad de brindarle la consultoría legal que necesita y con ello, ofrecerle soluciones reales y creativas. No dude en contactarnos, con gusto lo atenderemos.





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