Existen una serie de requisitos a revisar para comprobar si tu marca está disponible para registro, para ver si se cumplen estos requisitos debemos responder las siguientes preguntas:

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Primera. ¿La marca que quiero registrar es contraria al orden público o alguna disposición legal?

Las marcas contrarias al orden público e ilegales son aquellas que incitan a la vulneración de la ley y que muchas veces impulsan actividades ilícitas. Por ejemplo: la marca “Narconiños” podría considerarse contraria al orden público e ilegal, por qué hace alusión a los niños que son captados por el crimen organizado para que formen parte de sus filas. Si tu marca tiene alguna connotación similar a esta no debería intentar registrarse.

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Segunda. ¿La marca que quiero registrar es distintiva?

Las marcas deben ser distintivas, de lo contrario no podrán ser registrables. La distintividad significa que la marca es diferente al nombre común del producto y no describe ningúna de las características del mismo. Ejemplos de marcas distintivas son APPLE® o HONDA®; mientras tanto ejemplos de marcas no distintivas pueden ser “Computadoras Compactas”, “Los Mejores Celulares Inteligentes” o “Los Tacos de Carnitas de Hidalgo”. Para saber si una marca esta disponible para registro es indispensable que sea distintiva, ya que eso constituye el elemento esencial de toda marca.

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Tercera. ¿Mi marca puede inducir a error?

Para saber si nuestra marca esta disponible para registro es necesario que verifiquemos no induzca a error en los consumidores. Puede inducir a error una marca cuando:

1. Imita signos oficiales de algún país, organismo internacional, evento cultural o deportivo reconocido.

2. Utilice mapas, denominaciones relativas a zonas geográficas haciendo creer que los productos que protege son procedentes de dichos lugares.

3. Utilice nombre de lugares privados, sin la autorización del propietario.

4. Utilice nombres de personas físicas o apodos de las mismas, cuando estas tengan tal prestigio o reconocimiento que pudiera generar riesgo de asociación, siempre que no se tenga el consentimiento de dichas personas. E incluso sin ser reconocidas, se utilicen su imagen, voz, retrato o firma sin su autorización.

5. Utilice el nombre o un nombre parecido al título de una obra literaria o artística o la reproducción o imitación de elementos contenidos en ellas, cuando pueda hacer creer que existe alguna relación o asociación entre éste y la obra. Solo será posible lo anterior mediante consentimiento expreso del titular del derecho.

6. Utilice el nombre o un nombre parecido a una reserva de derechos vigente. Las reservas de derechos son otro tipo de protección dentro de la propiedad intelectual.

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Cuarta. ¿Existe alguna marca idéntica o semejante en grado de confusión a la mía previamente registrada o en trámite que protejan o busquen proteger productos o servicios idénticos o similares?

Para comprobar si tu marca está disponible para registro será necesario que consultes en la base de datos del IMPI, y compruebes que no existen marcas idénticas previamente registradas y vigentes o solicitudes de marcas idénticas previamente ingresadas, ya que si existen podrían ser obstáculos al registro de tu marca.

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Por otro lado, debes verificar que no existan marcas semejantes en grado de confusión registradas o previamente solicitadas en trámite. La semejanza en grado de confusión en palabras simples consiste en que la marca registrada o en trámite sea parecida en cómo suena, cómo se ve o en el concepto que genera en el consumidor. Para verificar si una marca es semejante en grado de confusión por cómo suena se deben tomar en cuenta criterios que han emitido nuestros Tribunales Federales y considerar que esta similitud debe ser percibida por el consumidor promedio a primer golpe de sonido, poniendo atención en lo global del signo y no en particularidades, y enfatizando en las similitudes que en las diferencias. Para verificar si una marca es semejante en grado de confusión por cómo se ve, es necesario que ambas marcas contengan algún diseño o logo, ya que el consumidor determinará la semejanza a primer golpe de vista, de lo que a primer vistazo perciba de los dos diseños y de ahí determinará si se parece o no, sin adentrarse a analizar las diferencias. Para verificar si una marca es semejante en grado de confusión a nivel conceptual o ideológico los tribunales han determinado que se debe atender al concepto que se genere de haber percibido uno y otro signo marcario, siempre tomando en cuenta de que se trata del consumidor promedio con una atención promedio, para entender este tipo de semejanza podemos poner el ejemplo de BURGER KING® y BURGER QUEEN, la segunda imita conceptualmente a la primera pues ambas evocan hamburguesas relacionadas con algún puesto de la realeza (rey y reina) que son conceptos semejantes y por lo tanto el consumidor podría confundirse vinculando la primera con la segunda.

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Luego partiendo de lo anterior, también se tiene que verificar si se protegen productos o servicios idénticos o similares, por lo que deberán revisarse los títulos de registro de las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión para verificar qué productos o servicios distinguen. En caso de que sean los mismos productos o servicios, esto obstruiría el trámite, si no lo son deberemos verificar que no sean similares. Un producto o servicio similar se determina por criterios que han establecido nuestros Tribunales, que en términos sencillos podríamos indicar que son productos o servicios similares aquellos que compartan canales de comercialización o distribución, que tienen usos o aplicaciones coincidentes, si su naturaleza o estructura es idéntica o afín, si quien comercialice unos y otros productos o servicios tiene carácter de competidor o complementario. Un ejemplo de productos similares serían los cinturones y los zapatos, pues es común que compartan canales de comercialización, ambos pueden elaborarse de diversos materiales desde piel hasta tela, un comerciante que venda zapatos y otro que venda cinturones podría complementarse, de todo lo anterior podemos concluir su similitud.

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Quinta. ¿Existe alguna marca famosa o notoriamente conocida idéntica o semejante en grado de confusión a la mía?

Para dar contestación a esta pregunta y verificar que nuestra marca esté disponible para registro, debemos revisar la Base de Datos del IMPI para comprobar si no hay marcas famosas o notoriamente conocidas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a nuestra marca. La diferencia entre las marcas regulares y este tipo de marcas famosas o notoriamente conocidas, es que se les otorga una protección más amplia que les permite exclusividad en todas las clases de productos y servicios. Ejemplos de marcas famosas: NIKE®, CINÉPOLIS®, BIMBO®. Ejemplo de marca notoriamente conocida: HERSHEY´S®.

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Sexta. ¿Estoy registrando de mala fe mi marca?

La mala fe implica que el registro se realice sabiendo que obtendrá un beneficio en perjuicio de alguien más. Esto puede ocurrir cuando un emprendimiento inicia entre varios socios, y uno de ellos se separa, sabiendo que la marca del emprendimiento no se había registrado se aprovecha y la registra intentando después obtener una ventaja de ello. También puede ocurrir cuando se registra una marca que se sabe que tiene prestigio en el extranjero y que su registro en el país podría permitir obtener beneficios del titular extranjero además de poder sacar provecho de la fama de esa marca en el país.

 

En esta página se expusieron los requisitos básicos que deben revisarse para saber si una marca está disponible para su registro o no; siempre será una gran idea auxiliarse de un experto.

 

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